אדיסון עורכי פטנטים | מאמרים

אסטרטגיות ניהול תיקי פטנטים

אסטרטגיות לניהול תיקי פטנטים, פורטפוליו, פטנט, בקשה פרוביזיונאלית, בקשה בינלאומית, PCT, יוטיליטי מודל, Utility model

מהי אסטרטגית ניהול תיקי פטנטים

אילו היתה אופציה לקבל פטנט בינלאומי, בוודאי שלא היה צורך באסטרטגיה לניהול תיקי פטנטים. אלא שלמרות שיש ארגון עולמי לקנין רוחני, עדיין אין הסכמה של המדינות החברות בו על פטנט בינלאומי, וכל מדינה מנהלת את מדיניות הפטנטים שלה בצורה עצמאית. לכן, אסטרטגיה לניהול תיקי פטנטים הינה חיונית. אסטרטגיה נכונה תאפשר התמקדות בארצות בהן יש לחברה עיסקית אינטרס כלכלי, וכן תקטין את העלויות הכרוכות בניהול תיקי פטנטים.

האינטרס של חברה עיסקית שונה ממדינה למדינה. חברת טכנולוגיה עילית למשל עשויה להיות מעוניינת יותר בשווקים של מדינות מפותחות, בעוד שחברת מזון עשויה למצוא עניין גם בשווקים של מדינות מתפתחות. לכן, חברה המחזיקה מלאי גדול של פטנטים חייבת מדיניות לגבי הפורטפוליו שלה. אלא שמדיניות הינו מונח מופשט, וכאשר באים לממש את המדיניות, קשה להגיע לתוצאה שניתנת למדידה.

הגישה שאנו מציגים להלן הינה יותר פרקטית. היא מגדירה בצורה אמפירית את המטרה: הגנה מקסימאלית במחיר הנמוך ביותר, וזאת לאור העדפות החברה הנובעות משיקולים מסחריים. לזה אנחנו קוראים "אסטרטגית ניהול תיקי פטנטים".

חוזק תיק של פטנט

נדגיש שפטנט רשום עדיין אינו סוף פסוק, שכן ניתן לערער על קבילותו בבית המשפט. אבל, פטנט רשום מעיד על כך שההמצאה עמדה בדרישות החוק באותה מדינה, ולכן הסבירות שמישהו יערער על קבילותו נמוכה, ואם מאן דהוא בכל זאת יערער על קבילותה, עדיין הסיכוי שיצליח הינו נמוך. לכן, אחד הגורמים הנלקחים בחשבון בתכנון אסטרטגית ניהול תיקי פטנטים הינו חוזקו של תיק הפטנט במדינה מסוימת. אם למשל נעניק לפטנט רשום חוזק של 95%, הרי שלבקשה לפטנט ניתן להעניק חוזק של 20% בעת הגשת הבקשה למשרד הפטנטים באותה מדינה, ולאחר כשמתקבל דו"ח הבחינה הראשון ממנו ניתן להעריך את הסיכויים לקבלת פטנט, ניתן להגדיל את הסיכויים ל- 60% למשל, תלוי במקרה כמובן.

לאחר שהתוודענו למדד החוזק של תיק של פטנט, הבה נתוודע לצורות אחרות של הגנות על המצאה. ובכן, יש צורות הגנה אחרות שנותנות לבעל ההמצאה אופציה לממש את זכותו לסיים את ההליכים לאחר מכן. יש היגיון רב בצורת הגנה כזו, שכן למרות מלחמות הפטנטים שעולות לאחרונה לכותרות, רוב תיקי הפטנטים בכל זאת לא מגיעים לבית משפט, שכן האיום בהליך משפטי עושה את שלו.

כמו כן, לכל פטנט יש תקופה מקסימלית שבה הוא יכול להיות בתוקף. לכן, בתכנון אסטרטגיית פטנטים יש לקחת בחשבון גם נתון זה.

צורות ההגנה העיקריות על המצאה

פטנט, שהינו הצורה הגבוהה ביותר של ההגנה. הוא מעניק הגנה לפרק זמן של כ- 17 שנים. למעשה מדובר בתקופת הגנה של 20 שנים מיום הגשת בקשה לפטנט, אלא שתהליכי ההתדיינות עם הבוחן עד לקבלת הפטנט המיוחל עשויים להימשך שלוש שנים ולפעמים אף יותר, ולכן ניתן להעריך את התקופה בכ- 17 שנים החל מהשנה השלישית.

יוטיליטי מודל, שיש הקוראים לו גם "פטנט חידוש". מדובר במעין הצהרת כוונות על הנכונות להיכנס להליך משפטי עם כל מי שעושה שימוש בהמצאה המתוארת בפטנט החידוש. פטנט חידוש אינו נבחן מלבד נושא עמידתו בתנאים הצורניים (פורמאליים). מכאן שבמקומות שבהם צורת הגנה זו מעוגנת בחוק, רשויות הפטנטים לרוב לא מערימות קשיים על קבלתו. יש מקומות בהם ניתנת לציבור אפשרות לערער לפני שהיוטיליטי מודל קובל רישמית. פטנט חידוש נותן הגנה של כעשר שנים, בהתאם למדינה. כלומר, אפקטיביות לזמן קצר יותר מאשר פטנט. במילים אחרות, לבעל פטנט החידוש יש אופציה לתבוע את המפר לכאורה, ובית המשפט הוא שידון האם אכן ההמצאה עומדת בקריטריונים של החוק (למשל התקדמות המצאתית), ובמקרה שהתשובה חיובית הרי שנוצרה הפרה.

בקשה בינלאומית (בקשת PCT), הינה מעין הצהרת כוונות להגיש בקשה לפטנט / יוטיליטי מודל במדינות נוספות. היא יכולה להיות בתוקף במשך 30 חודשים (שנתיים וחצי) מתאריך הבכורה, ובמדינות מסוימות אפילו חודש אחד יותר. בעל בקשה בינלאומית יכול לממש את האופציה להגיש בקשה לפטנט בכל מדינה שחתומה על האמנה (רוב המדינות חתומות על אמנת ה- PCT, והמדינה החשובה היחידה שלא חתומה היא טאייוואן), אבל מאחר ומדובר באופציה, הוא אינו חייב לעשות זאת.

יש המכנים בקשה בינלאומית בכינוי "פטנט עולמי" או "פטנט בינלאומי". אולם זה לא פטנט בינלאומי ולא פטנט עולמי, ואפילו לא פטנט כלל. זו אופציה להגיש בקשה לפטנט במדינות אחרות.

בקשה פרוביזיונאלית שהיא מעין אופציה להגיש בקשה רגילה לפטנט או פטנט חידוש בתוך שנה מתאריך הגשת הבקשה הפרוביזיונאלית.

עלות האחזקה של כל אחת מהצורות הנ"ל היא שונה. כמו כן, לכל מדינה יש אגרות שונות לענייני פטנטים, וכמובן שהסוכנים באותה מדינה, כלומר עורכי פטנטים, עשויים לדרוש מחיר שונה עבור שכר טרחתם.

קבלת פטנט ואחזקתו דורשת כמובן תקציב, והתקציב לעולם אינו בלתי מוגבל. אפשר למשל להחליט שהמטרה העיקרית של ההמצאה היא לקבל הגנה בארה"ב, ולשם יופנו 80% מהמשאבים הכספיים, והשאר במדינות אחרות, בהתאם לאינטרס הכלכלי של החברה באותה מדינה.

האם אפשר להכניס את כל הנתונים האלה למבנה מתמטי על מנת לאמוד את הוצאות ההגנה על ההמצאה כפונקציה של הזמן? בוודאי. ואפילו אפשר לשחק עם הפרמטרים על מנת להגיע להחלטה אופטימלית בהתאם לתקציב. אפשר כמובן להציג את הנתונים כגרף של העלויות הצפויות במשך הזמן על אותה המצאה, וכו'.

תכנון ברמה יותר גבוהה מכוון לתת הערכה לגבי חוזק הפורטפוליו של החברה. גם כאן ניתן לבצע כימות של הנתונים. למשל, לכל תיק אפשר להעניק ציון שמתאר את החשיבות של התיק לחברה לפי מדינה. מהשקלול ניתן לקבל ערך שמתאר את חוזק הפורטפוליו של החברה, חוזק הפורטפוליו באזור גיאוגרפי מסוים, וכו''.

אפשר להמשיך ולבצע באותה צורה הערכות גם לגבי הפורטפוליו של המתחרים, שהרי כעבור שנה וחצי מיום הגשת בקשה לפטנט היא מתפרסמת ברבים. מתוך הפרסום ניתן להעריך את חוזקו של כל תיק ותיק, מתי הוא צפוי לקבל תוקף (פטנט), עד כמה הוא משפיע על הפעילות העסקית של החברה, מה נכונותם של המתחרים להיכנס לעימות משפטי, וכן הלאה.


 מאת ראובן ברמן, עורך פטנטים 

קרא עוד  

עשר הנקודות שכדאי לדעת

עשר נקודות ראשונות שמומלץ לדעת לפני שמתחילים ברישום פטנט

אם בכוונתך לרשום פטנט, אלה עשר הנקודות שכדאי לדעת:

1. פטנט הינו תעודה שמנפיקה מדינה המעניקה לבעל המצאה בלבדיות על המצאתו לפרק זמן קצוב, כלומר נותנת לו זכות להתנות את השימוש בהמצאתו.

2. על מנת לקבל פטנט על המצאה, לא רק שעליה להיות חדשה, אלא שעליה להיות גם בעלת ניצוץ המצאתי ("התקדמות המצאתית" כלשון החוק).

3. בחינת בקשה לפטנט הינה הליך שבו בעל המצאה מנהל יון עם רשות הפטנטים בדבר עמידתה של המצאתו בדרישות החוק, כולל החידוש וההתקדמות ההמצאתית.

4. עורך פטנטים הינו אדם שרשאי להעניק שירותים בתשלום בהקשר של חוק הפטנטים. רשם הפטנטים מזהיר מפני גופים שמעניקים שירותים כאלה מבלי שיהיה בידם רישיון.

5. פטנט הינו בר תוקף רק במדינה בה הוא ניתן. כלומר, אין פטנט בינלאומי.

6. מרגע שמתחילים בהליכי רישום הפטנט, עומדים לרשות הממציא 12 חודשים להגיש את הבקשה לפטנט במדינות אחרות כך שתשמר לו זכות הראשונים על ההמצאה ("דין קדימה" כלשון החוק).

7. בקשת PCT, או בשמה האחר "בקשה בינלאומית", מאפשרת להאריך את 12 החודשים בעוד 18 חודשים, כלומר לשמור על זכות הראשונים לפרק זמן של שנתיים וחצי.

8. בקשה לפטנט מוגשת אצל הרשות המוסמכת לעניין זה בכל מדינה. את הבקשה יש לערוך לפי הכללים שקבעה המדינה לעניין זה.

9. ניתן להתחיל את הליך רישום הפטנט באמצעות בקשה ארעית ("פרוביזיונאלית"), אבל על מנת לשמר את זכות הראשונים על ההמצאה, יש להגיש בקשה קבועה לפני תום השנה מתאריך הבקשה הארעית.

10. ככלל ניתן לומר שפטנטים לא מוענקים על שיטות עיסקיות, תוכנה ושיטות לריפוי בני אדם. ברם, הנושא שונה ממדינה למדינה ויש להתייעץ עם עורך פטנטים לגבי נקודה זו.

לקריאה נוספת:

קרא עוד